בחינת פטנטים בישראל
פתיחת הקופסה השחורה
פטנט בעיקרו הוא מונופול הניתן לממציא של אמצאה, בתמורה לגילויה. ביסוד הפטנט עומדת מעין עסקה רעיונית בין הממציא לציבור: הממציא יחשוף את פרטי האמצאה ויעמידה לרשות הציבור, ובתמורה יקבל הגנה של בלעדיות באמצאה לתקופה של כעשרים שנים. על רקע זה, האינטרס הציבורי מחייב בחינה מעמיקה של הליך בחינת פטנטים על ידי רשות הפטנטים, במטרה להבטיח שהאמצאה עומדת בתנאי הכשירות לקבלת פטנט. עד כה, מחקרים מעטים בלבד שמו להם למטרה לבחון באופן אמפירי את הליכי בחינת פטנטים בישראל.
יתרה מזו: שתי הדרישות המרכזיות ביותר להענקת פטנט, דרישת ה"חידוש" ודרישת ה"התקדמות ההמצאתית", טרם עמדו במרכזה של בחינה אמפירית. זאת, אף כי התשובה לשאלה באיזו תדירות משמשות עילות אלה לציין ליקויים בהליך בחינת פטנטים היא בעלת חשיבות רבה לעניין האופן שבו רשות הפטנטים מיישמת את דיני הפטנטים..
מחקר זה בוחן באופן כמותי ואמפירי את הליכי בחינת הפטנטים על ידי רשות הפטנטים בישראל. בפרט בוחן הוא את מקומן של דרישות החידוש וההתקדמות ההמצאתית במדגם מייצג של בקשות פטנטים אשר הוגשו לרשם הפטנטים הישראלי בין השנים 2012–2019 .תוצאות מחקר זה מלמדות כי עילת הליקויים השכיחה ביותר היא עילת "היעדר התקדמות המצאתית".
בנוסף, מצאנו ראיות ברורות לכך שבמרבית המקרים, יצליח המבקש להתגבר על טענות ליקויים שהועלו על ידי הבוחן על ידי שינוי מערכת התביעות המקורית שהתבקשה בבקשת הפטנט. דהיינו, הליך בחינת הפטנטים מתנהל בדרך של משא ומתן בין הפרט לבין הרגולטור.
לממצאים אלה כמה השלכות מעשיות מהותיות. ראשית, בעוד ששאלת החידוש היא בעיקרה שאלה עובדתית, התקדמות המצאתית היא שאלה משולבת של עובדה ושל פרשנות משפטית, ומשכך, אי- הוודאות שזורה בה. העובדה שהיעדר התקדמות המצאתית הוא העילה השכיחה ביותר המשמשת את רשם הפטנטים בהליכי בחינת פטנטים, מחייבת כי עלינו לפעול להבהרת הסטנדרט המשפטי. לממצא זה חשיבות יתרה לאור העניין הגובר בשימוש במערכות מבוססות בינה מלאכותית במהלך הליכי בחינת פטנטים. בנוסף, העובדה שהיעדר התקדמות המצאתית הוא העילה השכיחה ביותר, בשילוב עם ממצאי המחקר בדבר היות הליך הבחינה משא ומתן, מעוררים חשש להתנהלות אסטרטגית מצד מבקשים.
לדעתנו, על קובעי המדיניות לשקול לאמץ כמה אמצעים אשר יגבילו את הליכי המשא ומתן בין הצדדים ויבטיחו כי המבקשים לא יעשו שימוש לרעה בהליכי הרישום בניסיון להשפיע באופן בלתי הוגן על החלטות הרשות. היעד הוא שהליכי רישום הפטנטים יסתיימו בהענקת פטנט לאמצאות הראויות לכך בלבד.
למעבר לקובץ PDF עם המאמר המלא >>
Orit Fischman-Afori, Yifat Nahmias & Iris Soroker, Empirical Examination of Patent Prosecution in Israel: Opening the Black Box
Because a patent is a license for a monopoly affecting the public good, the process of patent prosecution deserves close scrutiny.
Yet, significant aspects of this process remain unexplored. In particular, two central thresholds for patent eligibility, “novelty” and “non-obviousness”, regarded as the bedrock of patent law worldwide, have rarely been examined on an empirical basis. Investigating how these requirements are invoked during the patent prosecution process is critical to understanding how the application of patent law’s central tenets affects the quantity and quality of the resulting patents and, ultimately, the public interest.
applications filed with the Israeli Patent Office (ILPO) between 2012 and 2019 and quantify the occurrence of various grounds the examiner asserted for rejecting the applicants’ claims. We further investigate the patent office’s reliance on “non-novelty” and “obviousness” as grounds for restricting or rejecting patent claims, and we examine the progression of patent applications subject to such determinations.
Our results are thought provoking in two, interrelated respects: First, we found that obviousness – a mixed question of law and fact – was by far the most common basis for office action rejections, a result we observed consistently when controlling for variables such as the field of invention, the characteristics of the applicant, and the final disposition of the application.
Second, we found that while office action rejections often lead to the narrowing or abandonment of claims in ensuing exchanges between the applicant and the examiner, at the end of this process, most applicants overcome the rejections, and a patent, even if narrowed, is granted.
These findings reveal that the interplay between the applicant and the patent office is akin to a negotiation – and that this negotiation generally culminates in at least some measure of success for the applicant.
These observations have important implications for patent policy and practice. The predominance of obviousness as a ground for office action rejections, and the ensuing negotiations between the examiner and the applicant underscore that patent prosecutions involves significant legal analysis in addition to technological expertise. The frequency with which disputes over obviousness arise in the course of patent prosecution suggests that clarification of the standard is imperative.
This requires further development of the doctrine by courts; yet in practice, the patent office’s decisions are rarely subject to judicial review. Therefore, there is a pressing need to encourage greater judicial oversight of patent office decisions. The need for doctrinal clarity is particularly acute in view of efforts to integrate advanced computational technologies (such as artificial intelligence systems) into the patent prosecution process. It is questionable whether these technologies may be used to support examiners’ legal analysis, especially considering its uncertainty.
Moreover, our study suggests that patent examiners – whose role is to grant or reject patent applications in an objective manner that reflects interpretations of the law made by courts – may find it difficult to exercise their function consistently due to the individualized give-and-take that occurs in case-by-case negotiations with applicants. Accordingly, policymakers may wish to consider whether to impose limits on such negotiations to ensure that decisions by the patent office are free from the influence of applicant “bargaining”, and produce predictable results that maximize the public good.